RECHT

Leasing immaterieller Wirtschaftsgüter

Spezifische Rechtsfragen und Bewertungskriterien

Dr. Eberhard Norden, Foto: Kleiner Rechtsanwälte_Michael Neuhaus

Das Leasing immaterieller Wirtschaftsgüter gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Praxis setzt die Möglichkeit des Leasings dieser Güter als selbstverständlich voraus. Tatsächlich gilt es aber einiges zu beachten. Die Autoren gehen auf die Besonderheiten deutschen Rechts für die Bewertung dieser Wirtschaftsgüter beim Erwerb durch die Leasing-Gesellschaft und bei der anschließenden Überlassung an den Leasing-Nehmer ein. Dies wird exemplarisch für Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs und Urheberrechte besprochen. (Red.)

Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen steigerte sich das Neugeschäft mit immateriellen Wirtschaftsgütern allein im ersten Halbjahr 2019 um zwölf Prozent.1) Da grundsätzlich alles verleast beziehungsweise geleast werden kann, was verkehrsfähig und selbstständig bewertbar ist, werden in der Praxis immer mehr Leasing-Verträge über verschiedenste immaterielle Wirtschaftsgüter geschlossen.

Mit Ausnahme des Software-Leasings ist der Anlass zum Leasing sonstiger immaterieller Wirtschaftsgüter meist nicht der (finanzierte) Erwerb dieses Wirtschaftsguts durch das Unternehmen (den Leasing-Nehmer), sondern die Beschaffung finanzieller Mittel - mithin Liquidität - im Rahmen eines Sale-and-lease-back-Verhältnisses.

Leasing immaterieller Wirtschaftsgüter

Hier verfügt das Unternehmen schon über das immaterielle Wirtschaftsgut. Es überträgt es auf die Leasing-Gesellschaft, die es anschließend wieder dem Unternehmen im Rahmen eines Leasing-Verhältnisses zur Verfügung stellt. Der Beitrag beschränkt sich auf das Leasing sonstiger immaterieller Wirtschaftsgüter.

Leasing bezeichnet üblicherweise eine Gebrauchsüberlassung auf Zeit gegen ein in Raten gezahltes Entgelt, das auf eine zeitanteilige Amortisation der Anschaffungskosten des Leasing-Gebers gerichtet ist.2) Beim Leasing-Vertrag, insbesondere beim Finanzierungsleasing-Vertrag, handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) in der Regel um einen (atypischen) Mietvertrag. Auf Leasing-Verträge ist somit "in erster Linie" Mietrecht anzuwenden, jedoch unter Berücksichtigung der von den Parteien im Einzelfall typischerweise verfolgten Interessen. Deshalb ist, beispielsweise wegen der Finanzierungsfunktion des Leasings, die strikte Anwendung der gesetzlichen Wertungen des Mietrechts oft nicht angezeigt.3)

Die Qualifikation als (wenn auch atypischer) Mietvertrag scheint auf den ersten Blick für das Leasing immaterieller Wirtschaftsgüter zu Problemen zu führen. Gegenstand eines Mietvertrags sind nach § 535 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nämlich Sachen. Sachen im Sinne des Gesetzes sind aber nur körperliche Gegenstände (§ 90 BGB). Das scheinbare Dilemma löst sich auf, wenn man der Frage nachgeht, wozu die rechtliche Qualifikation regelmäßig dient. Leasing-Verträge sind in der Praxis meist Formularverträge und unterliegen daher als Allgemeine Geschäftsbedingungen grundsätzlich der Inhaltskontrolle nach den §§ 307 fortfolgende BGB. Die Inhaltskontrolle erfolgt vor allem bei Verbraucherverträgen, aber auch gegenüber gewerblichen Kunden.

Um eine solche Inhaltskontrolle zu gewährleisten, muss zunächst der Maßstab festgelegt werden, an dem die Wirksamkeit einzelner Klauseln in Leasing-Verträgen gemessen werden kann. Für den BGH ist dieser Maßstab grundsätzlich der Mietvertrag. Er nimmt aber an, dass Mietrecht - mit seinen eigenen Worten - (nur) "in erster Linie" anzuwenden ist. Der BGH respektiert auch dabei sehr wohl die grundsätzlich gegebene Vertragsfreiheit der Parteien bei der inhaltlichen Ausgestaltung eines Leasing-Vertrages. Er achtet nur darauf, dass auch bei Anerkennung der Besonderheiten eines Leasing-Verhältnisses der Vertragspartner im Sinne von § 307 BGB nicht unangemessen benachteiligt wird. Bei dieser Prüfung orientiert er sich am Mietvertrag. Dazu ist es aber nicht nötig, Leasing-Verträge auf Sachen zu beschränken. So ähnelt schon der gesetzliche Pachtvertrag mit dem Recht zur Fruchtziehung einem Leasing-Verhältnis. Das Pachtrecht wiederum verweist ergänzend auf das Recht des Mietvertrags (§ 581 Absatz 2 BGB). Pachtverträge aber können nicht nur über Sachen, sondern generell über Gegenstände abgeschlossen werden. Zu den Gegen ständen gehören außer Sachen auch beispielsweise immaterielle Wirtschaftsgüter.4)

Der Gesetzgeber hat dieses Ergebnis in § 108 Absatz 1 Satz 2 Insolvenzordnung inzidenter bestätigt. Die Vorschrift wurde vom Gesetzgeber gezielt für die Insolvenz eines Leasing-Gebers eingeführt.5) Sie beschränkt sich aber nicht darauf, sondern gilt für alle Miet- und Pachtverhältnisse, die der Schuldner als Vermieter oder Verpächter eingegangen war und die sonstige "Gegenstände" betreffen, die refinanziert wurden. Der Gesetzgeber geht also selbst ohne weiteres davon aus, dass sich Mietverhältnisse nicht nur auf Sachen beziehen können, sondern auch auf Gegenstände. Dementsprechend ist es allge meine Auffassung, dass immaterielle Wirtschaftsgüter Leasing-Objekte sein können.6)

Begrifflichkeiten

Auch wenn immaterielle Wirtschaftsgüter genauso Gegenstand eines Leasing-Vertrags sein können wie Sachen, gibt es gleichwohl Unterschiede. Diese bestehen zum einen bei der wirtschaftlichen Bewertung, zum anderen beim Erwerb des Leasing-Gegenstands durch die Leasing-Gesellschaft und bei dessen Überlassung an den Leasing-Nehmer.

Zu den immateriellen Wirtschaftsgütern gehören Rechte, rechtsähnliche Werte und sonstige Vorteile.7) Im Rahmen dieses Beitrags sind nur Rechte gemeint, und zwar geistiges Eigentum. Inhalt und Umfang dieser Rechte gehen jedenfalls bei den klassischen gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Gebrauchsmustern, Marken (zu den Ausnahmen Benutzungsmarke und notorisch bekannte Marke noch später) und Designs aus Urkunden hervor, die im Rahmen eines hoheitlichen Erteilungsakts von den zuständigen Behörden ausgestellt werden. Da die genannten gewerblichen Schutzrechte in Registern geführt werden, spricht man auch von Registerrechten. Bei ihnen ergeben sich Schutzgegenstand und -umfang aus für jedermann öffentlich zugänglichen Datenbanken.

Neben den Registerrechten gibt es aber auch andere geistige Eigentumsrechte, die ohne staatlichen Erteilungsakt entstehen. Dazu gehören zum Beispiel die Rechte an originär unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, die durch Aufnahme der Benutzung als geschäftliche Bezeichnung für ein Unternehmen im geschäftlichen Verkehr entstehen. Oder auch das - wie der Name schon sagt - "nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster", wenn es bestimmte Voraussetzungen erfüllt und in einer bestimmten Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Des Weiteren zählt hierzu - ganz wichtig - das Urheberrecht an Werken, soweit sie Ausdruck eigenpersönlicher geistiger Schöpfung sind und zum Beispiel in Schrift-, Sprach-, Kunst- oder Filmwerken wahrnehmbar Gestalt angenommen haben.

Allen genannten Schutzrechten ist gemein, dass es sich um Ausschließlichkeitsrechte handelt. Sie verschaffen ihrem Inhaber eine in der Regel zeitlich begrenzte Befugnis, jedem Dritten die Benutzung des unter Schutz gestellten Gegenstands zu verbieten, soweit die Benutzung ohne Zustimmung des Inhabers des Schutzrechts erfolgt. Von den Immaterialgüterrechten, die unter anderem durch ihre Publizität oder wenigstens die zeitliche Dimension ihres Schutzes gekennzeichnet sind, unterscheidet sich geschäftliches Knowhow. Denn dessen Wesen besteht gerade darin, nicht offenbart zu werden, sondern geheim und theoretisch unbefristet geschützt zu bleiben.

Bewertungsgrundlagen

Leasing-Objekte müssen zunächst von der Leasing-Gesellschaft erworben werden. Die Leasing-Gesellschaft muss also zuallererst wissen, welchen Preis sie dafür zu bezahlen bereit ist. Handelt es sich bei den Leasing-Objekten um Sachen, ist dies meist nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Die Leasing-Gesellschaft erwirbt den Leasing-Gegenstand in der Regel von einem Dritten zu einem Marktpreis, der sich nachvollziehen lässt und regelmäßig auf entsprechende Gestehungskosten zurückgeht. Bei immateriellen Wirtschaftsgütern ist dies oft anders, insbesondere dann, wenn sie im Rahmen eines Sale-and-lease-back-Verhältnisses seitens der Leasing-Gesellschaft erst vom späteren Leasing-Nehmer erworben werden müssen. Will die Leasing-Gesellschaft beispielsweise den wirtschaftlichen Wert einer Marke bewerten, kann sie dabei allenfalls entfernt Vergleiche mit ähnlichen Marken anstellen. Einen Markt im engeren Sinne für gerade diese Marke gibt es jedenfalls nicht. Ebenso wenig gibt es ein vorangegangenes Austauschgeschäft, dem der Preis der Marke entnommen werden kann. Die wirtschaftliche Bewertung immaterieller Wirtschaftsgüter durch die erwerbende Leasing-Gesellschaft bleibt damit stets ihre ureigenste Aufgabe und ihr alleiniges Risiko.

Dieser Beitrag will gleichwohl rechtliche Kriterien liefern, die als zusätzliche Handreichung bei der wirtschaftlichen Bewertung dienen sollen. Zu diesen Kriterien gehören unter anderem die Art und (Rest-)Laufzeit des Immaterialgüterrechts, die Lizenzsituation und ob es sich um ein geprüftes oder ungeprüftes, eingetragenes oder nicht eingetragenes Schutzrecht handelt. Bei Patenten und Gebrauchsmustern geht es um den Gegenstand der Erfindung einschließlich des gewerblichen Einsatzgebiets, bei Marken um deren Bekanntheit und Benutzungslage. In Bezug auf die hier diskutierten Immaterialgüterrechte sind insbesondere folgende wertbezogene Aspekte zu beachten:

  • Das Patent ist das durch einen behördlichen Prüfungs- und Erteilungsakt zugunsten des Anmelders entstandene Recht an einer technischen Erfindung. Die Erfindung muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein, § 1 Absatz 1 Patentgesetz (PatG). Das Patent ist ein geprüftes Schutzrecht. Es wird nur erteilt, wenn die zuständige Behörde der Überzeugung ist, dass die Patentierungsvoraussetzungen vorliegen. Zwischen Antrag und Erteilungsbeschluss können Jahre liegen. Das Patent hat zwar eine Laufzeit von 20 Jahren. Diese beginnt aber mit dem Tag, der auf die Anmeldung folgt. Die vollen Rechte aus dem Patent entstehen jedoch erst mit der Erteilung. Jedermann kann innerhalb von neun Monaten seit Erteilung des Patents dagegen Einspruch einlegen. Darüber hinaus kann ein Patent auch nach Ablauf der Einspruchsfrist im Rahmen eines besonderen Verfahrens für nichtig erklärt werden. Patente bleiben nicht automatisch, sondern nur gegen regelmäßige Einzahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten.

Neben der sachlichen (Wert der Erfindung) und der zeitlichen (Restlaufzeit) Komponente ist der räumliche Schutzbereich des Patents ein ganz wesentlicher wertbildender Faktor. Schließlich ist für den Wert eines Patents von Bedeutung, ob es vom Wettbewerb beachtet oder verletzt wird. Es ist zu berücksichtigen, dass nur der Patentinhaber und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz berechtigt sind, Patentverletzungsverfahren zu führen. Da diese Bereitschaft bei Leasing-Gesellschaften kaum ausgeprägt sein dürfte, muss darauf geachtet werden, dass der bisherige Patentinhaber ausschließlicher Lizenznehmer wird.

  • Dem Gebrauchsmuster kommt als "kleiner großer Bruder" des Patents eine erhebliche Durchschlagskraft zu. Wie das Patent wird es für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind, § 1 Absatz 1 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG). Anders als im Patentrecht gilt im Gebrauchsmusterrecht allerdings der relative Neuheitsbegriff. Stand der Technik (und damit schädlich) ist nur, was vor der Anmeldung von Dritten durch schriftliche Beschreibung (unabhängig vom jeweiligen Ort) oder durch eine im Inland erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Patent ist, dass es sich beim Gebrauchsmuster um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt. Die Erteilungsbehörde prüft im Eintragungsverfahren neben den formalen Schutzvoraussetzungen (technische Erfindung und ordnungsgemäße Anmeldung) nur, ob einer der in § 1 Absatz 2 oder § 2 GebrMG geregelten Ausschließungsgründe vorliegt. Dagegen sind die materiellen Schutzvoraussetzungen (Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit) nicht Gegenstand der patentamtlichen Prüfung. Das Gebrauchsmuster entsteht mit der Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, zu der es regelmäßig schon sechs bis acht Wochen nach Eingang einer formell ordnungsgemäßen Anmeldung kommt. Der Vorteil des Gebrauchsmusters gegenüber dem Patent besteht somit darin, dass es seinem Inhaber im Prinzip denselben Schutz wie ein Patent verschafft, allerdings viel einfacher, schneller und kostengünstiger zu erlangen ist. Nachteil ist, dass die materiellen Wirkungen trotz der Eintragung nicht eintreten, wenn und soweit die materiellen Schutzvoraussetzungen fehlen. In diesem Fall spricht man von einem Scheingebrauchsmuster.

Während das erteilte Patent seine Wirkungen also grundsätzlich in dem Umfang und so lange entfaltet, wie es formell besteht, kann die Unwirksamkeit eines eingetragenen Gebrauchsmusters aus materiell-rechtlichen Gründen im Verletzungsprozess voll eingewandt werden. Anders als beim Patent ist der Verletzungsrichter nicht an den Tatbestand der Gebrauchsmustereintragung gebunden. Die Schutzdauer des Gebrauchsmusters beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Der Schutz bleibt auf das Gebiet des Staats beschränkt, dessen Recht einen Gebrauchsmusterschutz vorsieht. Hinsichtlich der Anspruchsberechtigung im Verletzungsfall gilt das zu Patenten Gesagte entsprechend.

  • Die Marke ist grundsätzlich wie das Patent ein geprüftes Schutzrecht, das mit Eintragung in das vom jeweils zuständigen Amt geführte Register entsteht. Sie existiert als nationale Marke, aber auch als Unionsmarke. Ihr Schutz kann international erstreckt werden. Markenschutz kann allerdings auch durch die Benutzung eines Zeichens entstehen. Einerseits wenn es Verkehrsgeltung erlangt hat (Benutzungsmarke). Andererseits auch für die sogenannte notorisch bekannte Marke. Dies gilt jeweils ohne Eintragung, § 4 Markengesetz (MarkenG). Als Marke können sämtliche Zeichen, dreidimensionale Gestaltungen sowie sonstige Aufmachungen geschützt werden. Sie müssen jedoch geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden.

Gegen die Eintragung einer Marke (national) oder die Bekanntmachung einer Markenanmeldung (europäisch) können die Inhaber älterer Rechte Widerspruch einlegen. Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist respektive Abschluss eines Widerspruchsverfahrens kann die Marke noch wegen Verfalls, absoluter Schutzhindernisse oder des Bestehens älterer Rechte gelöscht werden. Die Schutzdauer einer Marke beträgt zehn Jahre und beginnt mit dem Anmeldetag. In den ersten fünf Jahren seit der Eintragung der Marke beziehungsweise dem Abschluss eines Widerspruchsverfahrens besteht eine sogenannte Benutzungsschonfrist. Innerhalb dieses Zeitraums können alle Rechte aus der Marke geltend gemacht werden, ohne dass die Benutzung der Marke nachgewiesen werden muss. Wird eine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von mehr als fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt, verfällt sie. Auf Antrag eines beliebigen Dritten wird sie selbst dann für verfallen erklärt und aus dem Register gelöscht, wenn die Schutzdauer von zehn Jahren noch nicht abgelaufen ist. Die Schutzdauer kann beliebig oft um jeweils zehn weitere Jahre verlängert werden.

Der für das Leasing-Geschäft entscheidende Wert einer Marke steht und fällt mit ihrer Kennzeichnungskraft. Die Kennzeichnungskraft wird wiederum durch die Intensität der Benutzung der Marke beeinflusst. Stark benutzte Marken erlangen Bekanntheit und damit eine höhere Kennzeichnungskraft als schwach benutzte Marken. Gläubiger eines Unterlassungsanspruchs und damit prozessführungsbefugt ist grundsätzlich der materielle Inhaber der eingetragenen Marke. Lizenznehmer können Klage wegen Markenverletzung mit Zustimmung des Markeninhabers erheben. Abweichend hiervon kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Markeninhaber nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb angemessener Frist Klage erhoben hat.

  • Designrechte (national) beziehungsweise Rechte an einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster (europäisch) können an zwei- oder dreidimensionalen Erscheinungsformen eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon entstehen. Diese ergeben sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung. Typische Schutzgegenstände sind Gebrauchsgegenstände. Voraussetzung ist, dass die Erscheinungsform neu ist und über sogenannte Eigenart verfügt, §§ 1 und 2 Designgesetz (DesignG). Ein Design oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt als neu, wenn vor der Anmeldung kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Eigenart besteht, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, welches vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.

Beim Design und dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster handelt es sich wie beim Gebrauchsmuster um ungeprüfte Schutzrechte. Sie werden von den Ämtern eingetragen, sofern die Anmeldung die formalen Voraussetzungen erfüllt. Eine Prüfung auf Neuheit und Eigenart findet nicht statt. Dennoch sind Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmuster außerordentlich scharfe Waffen, denn nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht eine widerlegbare Vermutung der Rechtsbeständigkeit. In Verletzungsfällen liegt also die gesamte Darlegungs- und Beweislast dafür, dass dem Design oder dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, aus dem die Verletzungsansprüche geltend gemacht werden, die Rechtsbeständigkeit fehlt, beim Beklagten.

Der Schutz besteht maximal für die Dauer von 25 Jahren unter der Voraussetzung, dass nach jeweils fünf Jahren Aufrechterhaltungsgebühren einbezahlt werden. Der Wert hängt vor allem davon ab, wie stark das Erzeugnis, in welches das Design beziehungsweise Gemeinschaftsgeschmacksmuster integriert ist, am Markt (noch) nachgefragt wird. Das sollte bei der Prüfung der Eignung und des Werts eines Designs oder Gemeinschaftsgeschmacksmusters als Leasing-Gegenstand im Auge behalten werden.

  • Das Urheberrecht ist zu Lebzeiten nicht rechtsgeschäftlich übertragbar. Lediglich Nutzungsrechte an den urheberrechtlichen Verwertungsrechten (dazu näher unten beim Rechtserwerb) können weitergegeben werden. Das Urheberrecht ist kein Registerrecht. Es entsteht mit Vollendung eines Werks, sofern dieses wahrnehmbar ist und erkennbar Züge einer persönlichen geistigen Schöpfung aufweist. Als Werke kommen in Betracht Sprachwerke, Werke der Musik, Pantomime, bildende Künste einschließlich deren Entwürfe, Lichtbildwerke, Filmwerke sowie Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, § 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG). Eine Besonderheit: Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Die verwandten Schutzrechte haben eine kürzere Schutzdauer.

Erwerb durch die Leasing-Gesellschaft

Die Vertragsparteien eines Leasing-Vertrags sind aus steuer- und bilanzrechtlichen Gründen bestrebt, den Leasing-Gegenstand im Anlagevermögen des Leasing-Gebers zu aktivieren. Dies setzt dessen wirtschaftliche Eigentümerstellung voraus. Ohne auf die steuerrechtlichen und bilanzrechtlichen Details einzugehen, erwirbt die Leasing-Gesellschaft zu diesem Zweck grundsätzlich das volle Eigentum am Leasing-Gegenstand.8) Allerdings verwendet das BGB den Eigentumsbegriff nur bei Sachen. Bei immateriellen Wirtschaftsgütern in Form von Rechten ist daher gemeint, dass die Leasing-Gesellschaft Rechtsinhaberin werden muss.9) Beim Mobilien-Leasing von Sachen bezieht die Leasing-Gesellschaft den Leasing-Gegenstand vom Verkäufer oder Werkunternehmer mittels Kauf- beziehungsweise Werkvertrags. Das anschließende Prozedere des Eigentumserwerbs ist den Beteiligten vertraut. Selbst bei noch herzustellenden Sachen ist der Rechtsübergang grundsätzlich verifizierbar. Dem Erwerb immaterieller Wirtschaftsgüter liegt in der Regel auch ein Kaufvertrag zugrunde. Bei ihnen bestehen aber abweichende und auch jeweils unterschiedliche Anforderungen an den Rechtsübergang:

  • Die Registerrechte Patent, Gebrauchsmuster, Marke und Design können als solche, nämlich als sogenanntes Stammrecht, auf die Leasing-Gesellschaft übertragen werden. Diese wird dann Rechtsinhaberin. Die Übertragung erfolgt nach den §§ 413, 398 BGB durch einen sogenannten (dinglichen) Verfügungsvertrag zwischen dem bisherigen Schutzrechtsinhaber (im Rahmen eines Sale-und-lease-back-Verhältnisses dem künftigen Leasing-Nehmer) und der Leasing-Gesellschaft, in dem sich die Vertragsparteien über den Rechtsübergang auf die Leasing-Gesellschaft einigen. Der Vertrag ist bei deutschen Schutzrechten formfrei. Schon aus Beweisgründen empfiehlt sich aber, den Vertrag schriftlich zu schließen.
  • Bei Patent, Gebrauchsmuster und Design ist nicht nur das bestehende (Stamm-)Recht übertragbar, sondern auch die jeweils dazugehörige Frühform, nämlich das Recht auf das Patent, auf das Gebrauchsmuster und auf das Design (§ 15 Absatz 1 Satz 2 PatG, § 22 Absatz 1 Satz 2 GebrMG; für das Design allgemeine Meinung auch ohne gesetzliche Regelung10) ). Ähnliches gilt im Markenrecht bei fehlender Eintragung für die Benutzungsmarke und notorisch bekannte Marken (§ 27 Absatz 1 MarkenG). Mangels (zumindest bevorstehender) Eintragung werden sich Leasing-Gesellschaften in der Praxis regelmäßig aber schwertun, solche Frühformen beziehungsweise besondere Fallgestaltungen gewerblicher Schutzrechte als Leasing-Objekt zu akzeptieren. Zumindest werden sie noch genauer als sonst hinschauen müssen, ob sie als Leasing-Objekt geeignet sind. Bei allen vier gewerblichen Schutzrechten ist schließlich auch deren Anwartschaftsrecht übertragbar (§ 15 Absatz 1 PatG, § 22 Absatz 1 GebrMG, § 31 MarkenG und § 32 DesignG).
  • Obwohl es sich bei den hier besprochenen vier gewerblichen Schutzrechten im engeren Sinne um Registerrechte handelt, ist für die Übertragung der Rechtsinhaberschaft auf die Leasing-Gesellschaft kein Publizitätsakt erforderlich. Die Änderung muss insbesondere nicht im jeweiligen Register eingetragen werden; Änderungseintragungen sind nur deklaratorisch (§ 30 Absatz 3 PatG, § 8 Absatz 4 GebrMG, § 27 Absatz 3 MarkenG, § 29 Absatz 3 DesignG). Im Rahmen eines Sale-and-lease-back-Verhältnisses hat dies für die Parteien den Vorteil, dass der Rechtsübergang vom (künftigen) Leasing-Nehmer auf den Leasing-Geber nicht publik wird. Wird die Leasing-Gesellschaft nicht in das Register eingetragen, bleibt der bisherige Rechtsinhaber aber weiterhin gegenüber der eintragenden Behörde sowie gegenüber Dritten legitimiert. Die Leasing-Gesellschaft wird deshalb schon aus praktischen Erwägungen auf die Mitwirkung des Leasing-Nehmers zurückgreifen, wenn sie beispielsweise Rechte gegenüber Dritten geltend machen möchte. Da dies aber gerade bei einem Sale-and-lease-back-Verhältnis im Eigeninteresse des Leasing-Nehmers liegt, sind bei einem ordnungsgemäß verlaufenden Leasing-Verhältnis keine Schwierigkeiten zu erwarten. Probleme können sich wie üblich dann ergeben, wenn das Leasing-Verhältnis notleidend wird.

Die bloß deklaratorische Wirkung der Registereintragung für den Rechtsübergang hat aber noch eine weitere und wesentlichere Folge: Da die Eintragung im Register für den Rechtsübergang nicht konstitutiv ist, kann die Leasing-Gesellschaft dem Registerstand auch nicht entnehmen, ob ihr Geschäftspartner tatsächlich (noch) Rechtsinhaber ist. Das Vertrauen auf den Registerstand beim Rechtserwerb ist nicht geschützt. Es gibt keinen gutgläubigen Erwerb der Rechtsinhaberschaft. Mit anderen Worten: Ist der künftige Leasing-Nehmer im jeweiligen Register eingetragen, lässt sich dem zusammen mit gegebenenfalls weiteren dem Register oder dem Leasing-Nehmer vorliegenden Dokumenten zum einen der Schutzumfang des Rechts entnehmen, zum anderen die ursprüngliche Rechtsinhaberschaft des Leasing-Nehmers. Zu den hinsichtlich des Schutzumfangs gleichwohl verbleibenden Grenzen und Risiken wurde schon oben bei der Bewertung Stellung genommen.

Hat der Leasing-Nehmer aber zwischenzeitlich das Recht an Dritte übertragen und wurde dies nicht gleichzeitig im Register vermerkt, ist dieser Rechtsübergang für die nunmehr erwerbende Leasing-Gesellschaft nicht erkennbar. Ein Vertragsschluss zwischen ihr und dem vormaligen Rechtsinhaber erfolgt mit einem Nichtberechtigten und bewirkt keinen Rechtsübergang. Die Leasing-Gesellschaft kann sich nur im Rahmen des Kaufvertrags neben sonstigen Gewährleistungen zusätzlich garantieren lassen, dass der Leasing-Nehmer nach wie vor Rechtsinhaber ist und Dritten auch keine schädlichen Lizenzen gewährt hat. Im Insolvenzfall oder gar bei Betrug nützt ihr das aber nichts.

Das Urheberrecht ist zu Lebzeiten nicht rechtsgeschäftlich übertragbar. Die urheberrechtlichen Verwertungsrechte stehen ausschließlich dem Urheber als Rechtsinhaber zu, § 15 UrhG. Der Urheber kann aber Dritten Nutzungsrechte an seinen Verwertungsrechten einräumen (§ 31 Absatz 1 UrhG). Statt einer vollständigen Rechtsübertragung auf die Leasing-Gesellschaft kommt hier mithin nur eine ausschließliche und im Übrigen unbegrenzte Lizenz zugunsten der Leasing-Gesellschaft in Betracht.

Nachdem es sich beim Urheberrecht um keines der Registerrechte handelt, stehen der Leasing-Gesellschaft nicht einmal deren Indizien für die Rechtsinhaberschaft zur Verfügung. Ob überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt, muss sie allein einschätzen. Für die Frage, ob und inwieweit der Urheber gegebenenfalls schon Dritten Lizenzen gewährt hat, kommt es auf die Angaben des Leasing-Nehmers an. Zu der schon beschriebenen Unsicherheit bei der Bewertung von Urheberrechten gesellt sich somit auch noch die Unsicherheit hinsichtlich Bestand und Reichweite der Urheberschaft.

Überlassung an den Leasing-Nehmer

Bei immateriellen Wirtschaftsgütern erfolgt auch die Überlassung eigenen und vor allem bezogen auf das jeweilige Recht spezifischen Regeln. Sie ist anders als die Gebrauchsüberlassung bei beweglichen Sachen im Mietrecht insbesondere kein sogenannter Realakt, sondern - bei dem hier behandelten geistigen Eigentum - ein Rechtsakt, nämlich eine Lizenz (§ 15 Absatz 2 PatG, § 22 Absatz 2 GebrMG, § 30 MarkenG und § 31 DesignG). Darunter versteht man eine entgeltliche oder unentgeltliche, durch den Rechtsinhaber einem Dritten eingeräumte Benutzungsbefugnis.11) Das Urheberrecht spricht nur von einem "Nutzungsrecht" (§ 31 UrhG); ein inhaltlicher Unterschied ist damit nicht verbunden.

Der Begriff der "Nutzung" ist aber weiter als der des Gebrauchs im Mietrecht, wie § 100 BGB zeigt. Zu den Nutzungen gehören nicht nur die Vorteile, die der Gebrauch eines Rechts gewährt, sondern auch die sogenannten Früchte. So kann der Markeninhaber die Marke im engeren Sinne nutzen, indem er sich ihrer bei seinem Auftritt im Geschäftsverkehr bedient. Er kann sie aber auch zum Beispiel Dritten via Lizenz zur Verfügung stellen. Geschieht dies gegen Entgelt (Lizenzgebühr), handelt es sich um Erträge und damit (mittelbare) Früchte des Rechts im Sinne von § 99 Absatz 3 BGB.12)

Es kommt aber nicht darauf an, ob es sich um bloßen Gebrauch eines Rechts oder um Nutzung im weiteren Sinne handelt und welche Rechtsfrüchte im Sinne des Gesetzes gemeint sind. Wie schon eingangs gezeigt wurde, orientiert sich auch der BGH nur in erster Linie am Mietvertrag. Genauso verweist auch das dem Leasing ähnliche gesetzliche Pachtrecht ergänzend auf die Vorschriften des Mietrechts, gewährt aber über den Mietvertrag hinaus dem Pächter nicht nur ein Recht zum Gebrauch, sondern auch ein Recht auf die Früchte. Dementsprechend verwendet die Praxis bei der Überlassung des Leasing-Gegenstands durch den Leasing-Geber an den Leasing-Nehmer die Begriffe Gebrauch und Nutzung synonym.13)

Die Leasing-Gesellschaft überlässt dem Leasing-Nehmer das auf sie übertragene Patent, Gebrauchsmuster, Design respektive die übertragene Marke zum Gebrauch beziehungsweise zur Nutzung. Dies geschieht mittels eines (ausschließlichen und befristeten) Lizenzvertrags. Dieser geht im Leasing-Vertrag auf und enthält Verpflichtungs- und (soweit verlangt) Verfügungsgeschäft14) mit gegebenenfalls weiteren Einschränkungen des Nutzungsrechts, die aufgrund der steuerlichen Leasing-Erlasse erforderlich sind. Beim Urheberrecht ist die Leasing-Gesellschaft nicht Rechtsinhaberin geworden, sondern nur (ausschließlich) Nutzungsberechtigte. Dennoch kann sie ihre Lizenz mit Zustimmung des Rechtsinhabers auch ausschließlich an den Leasing-Nehmer unterlizenzieren. Der Lizenzvertrag ist an sich formfrei. Da er der Sache nach aber im Leasing-Vertrag enthalten ist, wird er schon deshalb in der Praxis regelmäßig schriftlich geschlossen werden (siehe oben).

Viele Besonderheiten zu beachten

Auch immaterielle Wirtschaftsgüter können Gegenstand eines Leasing-Vertrags sein. Das gilt insbesondere für die klassischen gewerblichen Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs sowie das Urheberrecht. Im Vergleich zum Leasing von Sachen gibt es aber Besonderheiten, die die Leasing-Gesellschaft beachten muss. Dies beginnt mit der Höhe des Kaufpreises, den die Leasing-Gesellschaft für den Erwerb des künftigen Leasing-Gegenstands bezahlen soll. Anders als beim Leasing von Sachen fehlt es meistens schon an einem vorangegangenen Austauschgeschäft, dem der Kaufpreis ohne Weiteres entnommen werden kann. Die Bewertung des immateriellen Wirtschaftsguts ist deshalb eine besondere Herausforderung. Diese erfolgt anhand typischer Kriterien wie Art und Laufzeit beziehungsweise Restlaufzeit des Schutzrechts oder ob es sich um ein geprüftes oder ungeprüftes respektive eingetragenes oder nicht eingetragenes Schutzrecht handelt.

Die in diesem Beitrag behandelten immateriellen Wirtschaftsgüter sind Rechte. An diesen erwirbt die Leasing-Gesellschaft nicht Eigentum wie bei Sachen. Vielmehr wird sie Rechtsinhaberin oder wie beim Urheberrecht ausschließliche Lizenznehmerin. Der Rechtsübergang erfolgt durch bloße Einigung nach §§ 413, 398 BGB. Eine Eintragung in dem jeweils maßgeblichen Register - sofern ein solches überhaupt existiert - ist nicht erforderlich. Die Parteien können deshalb den Rechtsübergang auch vertraulich behandeln. Die Leasing-Gesellschaft kann die Rechte aber nicht gutgläubig erwerben. Sie muss sich daher der Existenz der ihr eingeräumten Rechte sorgfältig versichern. Sobald sie die erforderlichen Rechte erworben hat, überlässt die Leasing-Gesellschaft dem Leasing-Nehmer anschließend die ihr eingeräumten Rechte wieder zur Nutzung.

Fußnoten

1) BDL-Leasing News 2.10.2019, S. 2.

2) Hopt in Baumbach/Hopt, HGB, 39. Auflage 2020, (7) BankGesch Rn. P/1; Schmalenbach in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 3. Auflage 2015, V. Das Finanzierungsgeschäft Rn. V57.

3) Vgl. u. a. BGH, Urteil vom 26.11.2014, XII ZR 120/13, Juris, Rn. 37; Weidenkaff in Palandt, BGB, 79. Auflage 2020, vor § 535 Rn. 38 m. w. N.

4) Ellenberger in Palandt, BGB, 79. Auflage 2020, vor § 90 Rn. 2.

5) Ringstmeier in Karsten Schmidt, InsO, 19. Auflage 2016, § 108 Rn. 35.

6) Vgl. u .a. Tonner in Tonner, Leasing im Steuerrecht, 6. Auflage 2014, IV. Die Leasingfähigkeit von Wirtschaftsgütern Rn. 12 f; Schmalenbach in Ebenroth/Bujong/Joost/Strohn, HGB, 3. Auflage 2015, V. Das Finanzierungsgeschäft Rn. V57.

7) Vgl. R 5.5 EStR 2005.

8) Koch in MüKoBGB, 8. Auflage 2019, Anhang § 515 Rn. 1.

9) Schulze-Osterloh, ZIP 2005, 1617, 1618.

10) Von Gerlach in Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Auflage 2017, § 45 Designrecht Rn. 81.

11) Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage 2020, § 15 PatG Rn. 33.

12) Vgl. u. a. Stieper in Staudinger, BGB, Stand 1.6.2018, § 99 Rn. 18; Marly in Soergel, BGB, 13. Auflage Stand 2000, § 99 Rn. 14.

13) Vgl. u. a. Hopt in Baumbach/Hopt, HGB, 39. Auflage 2020, (7) BankGesch Rn. P/1; Schmalenbach in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 3. Auflage 2015, V. Das Finanzierungsgeschäft Rn. V57.

14) Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Auflage 2013, Rn. 35.

DR. EBERHARD NORDEN, M.C.J. ist Rechtsanwalt und Of Counsel bei Kleiner Rechtsanwälte mit Büros in Stuttgart, Mannheim und Düsseldorf. Zu seinen Schwerpunkten gehört neben der Prozessführung die Beratung im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie im Leasing-Recht.
 
STEFAN MICHEL ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Partner bei Kleiner Rechtsanwälte mit Büros in Stuttgart, Mannheim und Düsseldorf. Er ist ausschließlich im Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Design-, Marken- und Kennzeichenrecht sowie im Wettbewerbs- und Urheberrecht tätig.
Dr. Eberhard Norden, M.C.J. , Rechtsanwalt und Of Counsel , Kleiner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Standorte: Stuttgart, Düsseldorf
Stefan Michel , Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Partner, Kleiner Rechtsanwälte, Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf

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